편집자 노트: 이 글은 '변호사 이우진 법률사무소'의 대표 변호사이자, 다수의 제약·바이오 기업 자문 변호사로 활동하고 있으며, 변리사, 뇌과학 박사이기도 한 이우진 변호사의 홈페이지에서 발췌 수정하였습니다.
안녕하세요 연구자 여러분, 이 글은 Science & Medical Communications업무의 일환으로 웨비나 진행을 요청받았던 Cactus Communications사로부터 '연구자들이 특허 검색시 유의해야할 사항'에 관한 원고 요청을 받아 작성하게 되었습니다.
본론으로 들어가기 전에 본 포스팅에서 ‘연구자’라 함은 제가 주로 자문을 진행하는 바이오, 의료, 제약 연구소 또는 기업의 연구진이나 실무진을 지칭하겠으나, 사실상 광범위한 연구 분야의 연구자들로 해석상 적용하여 이해하셔도 무방하실 것으로 생각합니다.
일반적으로 특허 검색이라 함은 특허를 출원할 때 중요한 선행 기술로서 참조될 수 있는 발명을 찾아 분석하기 위하여, 공개된 특허 출원이나 등록 특허로 구성된 ‘특허문헌’과 논문, 일간지 등의 ‘비특허문헌’을 검색하는 것을 의미합니다. 목적에 따라 달리 명명하는 경우도 있겠으나 이를 일반적으로는 ‘선행문헌검색’이라고도 합니다.
혹 기술의 실시나 사업화를 준비해보신 분이라면 본인의 발명, 출원된 특허나 등록 특허를 실시, 사업화하기 위한 준비로 상기 선행문헌검색의 한 종류로도 볼 수 있는 FTO(Freedom to Operate) 문서에 대하여 들어보셨을 수 있겠습니다. FTO문서란 타인의 권리를 침해하지 않으면서 원하는 국가에서 원하는 제품을 제조하거나 판매하는 것이 상업적으로 안전한지 확인하기 위한 문서입니다.
이러한 선행문헌검색이나 FTO는 특허 정보 검색에 대한 기본적 지식과 관련 검색 프로그램을 다룰 수 있는 경우라면 작성이나 분석이 수월하겠으나, 대부분의 연구자들은 전문적 검색 경험이 많지 않아, 대부분 이를 전문가(변리사, 특허 법인, 검색서비스업체)에 의뢰하는 것이 일반적이고 실무상 추천드리는 바이기도 합니다.
다만 본 포스팅은 본인이 직접 검색하시는 경우 뿐 아니라, 전문가에게 의뢰하시는 경우에도 검색이나 의뢰에 착수하기 전, 특허 검색시 유의하셔야 할 사항에 대하여 소개드리고자 하는 것이 목적입니다. 이는 특허 검색의 목적이나 검색의 범위, 전략 및 키워드의 선정 방법 등에 대하여 의뢰인 스스로 어느 정도 계획을 세운 후, 전문가에게 검색을 요청하셔야 전문가 또한 해당 임무를 의뢰인의 목적에 맞도록 효율적으로 수행할 수 있기 때문입니다. 또 의뢰인 역시 그 결과물을 받았을 때, 내용을 이해하고 연구나 사업에 적용하시기 수월하실 수 있습니다.
그럼 본론으로 들어가서, '연구자들이 특허 검색시 유의해야할 사항'들에 대하여 설명드리도록 하겠습니다.
(가) 검색의 목적
가장 일반적이긴 하나 특허 검색에 있어 가장 중요한 점검 포인트입니다. 검색의 목적에 따라 검색 범위(search scope, 하기 (나)항), 전략(하기 (다)항)이 상당히 달라질 수 있기 때문에 목적을 명확히 설정하는 단계가 선행되어야 하겠습니다. 구체적 검색 목적의 예는 다음과 같습니다.
- 내 분야(학계나 산업계)에서는 유망하고 의미 있는 연구결과이나, 특허 등록 가능성을 확인(신규성,진보성,산업상 이용가능성)하기 위한 선행문헌검색 목적인지
- 기존 출원된 내 발명(또는 특허 포트폴리오)을 보호하기 위한 목적의 검색인지
- 내 발명이 타인의 발명을 침해하는지 판단하기 위한 검색(FTO)인지
- 시장성 판단과 같은 비즈니스나 상업적 목적을 위한 검색인지
- 타인의 특허 무효화를 위한 검색(Patent Invalidity Search)인지
(나) 검색의 범위
상기 검색의 목적을 명확히 하신 경우, 이에 따라 실질적으로 검색이 수행될 범위나 한계를 설정하실 수 있겠습니다. 구체적으로 다음의 예를 참고하실 수 있겠습니다.
- 검색이 수행될 국가(특허 주요 5개국 외 기타 국가)의 선정
- 특허문헌 뿐 아닌 비특허문헌(논문,일간지,뉴스기사 등)의 포함 여부 등 문헌의 종류 선정
- 기술적 정보 뿐 아니라 법률적 정보(행정정보, 특허의 유효성 여부)의 포함 여부 등 정보의 종류 선정
(다) 검색의 전략
검색의 목적과 범위를 명확히 하셨다면 검색 기간, 검색 방법, 예산 등 계획에 따라 합목적적이고 경제적인 서비스를 제공하는 전문가와 전략을 선택하셔야겠습니다.
특히, 특허 검색은 그 기술의 신규성 여부나 고도한 수준, 또는 특허 출원 목적인지, 내부 리서치용인지, 전문 기관의 심사를 받기 위한 제출용 목적인지 등 그 목적에 따라 검색의 범위나 깊이가 다양할 수 있습니다. 따라서, 사전에 전문가를 리서치하고, 견적을 문의하여 내 예산 범위에 수렴하는 전문가를 선정하는 것이 바람직합니다. 특허 검색 견적은 어떠한 전문가 인력(해외 포함)이 투입되는지, 어떠한 검색 프로그램이 사용되는지, 데드라인이 특정되었는지 등에 따른 영향을 받게 됩니다.
이 외에도 특허 검색 전략을 세우실 때에는 하기의 사항을 확인하시는 것도 도움이 되겠습니다.
- 검색의 기간이나 정기성 여부 즉, 단기적/일회적 검색인지, 정기적/장기간 검색인지
- 검색결과를 분석하는 독자는 누구인지 대상의 파악 (관련 분야의 연구진인지, 기업 특허분석 담당자인지, 경쟁연구진이나 경쟁사인지)
(라) 구체적 키워드의 선정
상기 목적, 범위나 전략을 계획하셨다면, 구체적 검색에 필요한 키워드를 제시할 것을 전문가로부터 요청 받으실 수 있습니다. 이 경우 키워드는 사용된 국가에 따라 다를 수도 있고 (예를 들면, 미국에서는 ‘truck’ 이라는 용어가 영국에서는 ‘lorry’로, ‘gasoline’이 ‘petrol’로, ‘eraser’ 가 ‘rubber’로 사용이 더 선호되는 경우), 동의어가 있는 단어의 경우는 일부를 배제할 경우 검색이 일부 문헌에 국한되는 오류가 발생할 수도 있어 (예를 들어, Acetic Acid는 화학적으로 CH3COOH 또는 C2H4O2로도 표현) 선정에 주의가 필요하겠습니다.
(마) 검색 모니터링
연구나 기술의 내용은 빠른 속도로 진보하므로 단기간 일회성 검색으로는 검색의 목적을 충족시키지 못할 가능성이 매우 높기 때문에 상기 (다) 검색의 전략에서도 언급드린 검색의 정기성, 장기성 요건의 검토가 중요하다 하겠습니다.
이 경우 장기간 정기적 검색을 시행하거나 의뢰하실 수도 있겠으나 우선 간단하게는 국내 특허정보넷 키프리스의 ‘나의관심특허’ 서비스(http://www.kipris.or.kr/khome/guide/add_service/my_interest.jsp)를 활용하시어 저장한 키워드나 검색식(총 10건 한정)을 입력하여 그 결과를 받아 보실 수 있습니다.
(바) 기타 참고할 수 있는 검색 사이트
특허문헌을 검색하기 위해서는 하기 ‘키프리스’ 사이트를 이용하시는 것이 일반적입니다만, 기타 사설 전문 특허검색 서비스업체가 제공하는 유료의 프로그램들도 있습니다. 또한 비특허문헌 검색을 위한 국내의 관련 사이트를 명시하였으니 검색에 참고하시기 바랍니다.
□ 키프리스: 한국특허정보원이 운영하는 대국민 특허정보검색서비스로 지식재산의 검색, 열람이 가능 http://www.kipris.or.kr/khome/main.jsp
□ 비특허문헌 통합검색시스템(NPIS) : NDSL, 국회도서관, 3GPP 등 표준기술문헌 자료 검색 http://npis.kipo.go.kr
□ Google Scholar: 구글에서 제공하는 메타검색 서비스로서 국내외 학술정보 제공 http://scholar.google.co.kr
□ ScienceON: 과학기술정보연구원(KISTI)에서 운영하는 과학기술정보통합 서비스 https://scienceon.kisti.re.kr/
□ 한국교육학술정보원 http://www.riss.kr/index.do
□ 국가 전자 도서관 https://www.dlibrary.go.kr/
□ 한국학술정보(주) https://kiss.kstudy.com/
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